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2023-10-12
公司商務、智慧財產權

舉發專利後申請案擬制喪失新穎性的先申請案,僅限於我國專利

  • 張婷婷律師

花花公司研發出一款體積更小、容量更大的USB,於106年5月1日向智慧財產局申請發明專利,107年9月1日取得專利A。不久之後,花花公司的專利A遭到舉發,舉發理由係以草草公司早在106年3月1日以相同技術向美國申請專利,並在107年5月1日於美國取得專利B,認為專利A應擬制喪失新穎性。花花公司該如何答辯,以保護自己的專利權呢?

張婷婷律師 徐子淳律師

新穎性是我國專利核准的要件之一,採「絕對新穎性」原則,意思是此項技術在申請日前必須尚未公開,也就是說,如果在專利申請日前,此項技術已為公眾知悉或已經公開使用,不論公開地點是在國內或國外,均視為不具新穎性而未能取得發明專利。

 

專利從申請日到核准公告需要一段時間,申請中的案件尚未核准公告之前,一般人無法得知先申請案的存在,所以,在這個時間差中,他人可能也以相同的技術申請專利,為貫徹先申請主義,後申請案將因此「擬制喪失新穎性」,意思是:後申請案在申請時,先申請案雖然還沒有被公開或公告,但後申請案仍然會被視為喪失新穎性而無法取得專利,所以專利申請可說是場比速度的競賽。

 

智慧財產局審查時,會就先申請案之說明書或圖式所記載事項,以先申請案在申請時的既有技術可導出之事項,來認定後申請案之發明是否擬制喪失新穎性。不過,要注意的是,依照實務見解,這是僅限於向「我國」智慧財產局提出之申請案,並不包含外國之申請案。因為外國之申請案種類繁多,我國專利審查機關及一般民眾並無法知悉。因此,雖然花花公司發明專利A的申請時間晚於草草公司於美國申請專利B的時間,但如果在花花公司申請專利時,國內或國外皆未公開這個申請專利的技術,花花公司可以在舉發答辯理由書中,主張草草公司舉發是援引外國專利案,不適用我國專利法第23條擬制喪失新穎性的要件!

 

參考判決:

臺北高等行政法院95年度訴字第4419號判決

智慧財產法院101年度民專訴字第156號判決

 

※重要提醒:

本文係依據當時有效之法律及相關實務見解做成,法律可能增刪修減,實務見解亦有可能改變或不再適用,且各案事實存有差異,故本文僅供參考,不得作為解釋之依據;如個人有法律問題,建議仍應依據各案具體事實,向專業律師諮詢。