舉發專利後申請案擬制喪失新穎性的先申請案，僅限於我國專利 - 張婷婷律師
- 張婷婷律師
- 智慧財產權
花花公司研發出一款體積更小、容量更大的USB，於106年5月1日向智慧財產局申請發明專利，107年9月1日取得專利A。不久之後，花花公司的專利A遭到舉發，舉發理由係以草草公司早在106年3月1日以相同技術向美國申請專利，並在107年5月1日於美國取得專利B，認為專利A應擬制喪失新穎性。花花公司該如何答辯，以保護自己的專利權呢?
新穎性是我國專利核准的要件之一，採「絕對新穎性」原則，意思是此項技術在申請日前必須尚未公開，也就是說，如果在專利申請日前，此項技術已為公眾知悉或已經公開使用，不論公開地點是在國內或國外，均視為不具新穎性而未能取得發明專利。
專利從申請日到核准公告需要一段時間，申請中的案件尚未核准公告之前，一般人無法得知先申請案的存在，所以，在這個時間差中，他人可能也以相同的技術申請專利，為貫徹先申請主義，後申請案將因此「擬制喪失新穎性」，意思是：後申請案在申請時，先申請案雖然還沒有被公開或公告，但後申請案仍然會被視為喪失新穎性而無法取得專利，所以專利申請可說是場比速度的競賽。
智慧財產局審查時，會就先申請案之說明書或圖式所記載事項，以先申請案在申請時的既有技術可導出之事項，來認定後申請案之發明是否擬制喪失新穎性。不過，要注意的是，依照實務見解，這是僅限於向「我國」智慧財產局提出之申請案，並不包含外國之申請案。因為外國之申請案種類繁多，我國專利審查機關及一般民眾並無法知悉。因此，雖然花花公司發明專利A的申請時間晚於草草公司於美國申請專利B的時間，但如果在花花公司申請專利時，國內或國外皆未公開這個申請專利的技術，花花公司可以在舉發答辯理由書中，主張草草公司舉發是援引外國專利案，不適用我國專利法第23條擬制喪失新穎性的要件！
參考判決：
臺北高等行政法院95年度訴字第4419號判決
※重要提醒：
本文係依據當時有效之法律及相關實務見解做成，法律可能增刪修減，實務見解亦有可能改變或不再適用，且各案事實存有差異，故本文僅供參考，不得作為解釋之依據；如個人有法律問題，建議仍應依據各案具體事實，向專業律師諮詢。
